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商標に関する紛争への対応

商標に関する紛争への対応

商標に関する紛争の場合、商標権を保有している「商標権者」(または、登録商標を有していなくても、知名度の高い商標を有している者)の立場と、商標権を侵害してしまった「侵害者」(または、知名度の高い商標を使用してしまった者)の立場があります。

以下では、商標権者が商標権侵害を発見した場合にどうすべきか、侵害者が商標権者から「商標権侵害の警告書」を受け取るなどの通知を受けてしまった場合にどうすべきかについてご説明します。

権利者(商標権者)の場合

侵害者の発見

近年、インターネットによる商品の販売が急速に発展し、また、中国や韓国での製品の製造が盛んになったこともあり、人気のある商品は、そっくりそのままコピーされ、また、少しだけデザインや商品名を変更して、あっという間に市場に登場します。それらの商品は、商標がそのまま使用されるだけではなく、正規のウェブサイトのページもそのままコピーされて使用されることも多々あります。

正規の商品を製造・販売等されている方は、通常、まず、このようなコピー商品が販売されているという事実を認識します。しかしながら、インターネットによる販売の場合、まず、このコピー商品の販売者を突き止めることが一つの壁となります。いわゆる大手のショッピングモールのサイトであれば、販売者とその連絡先が記載されていますので、これにより販売者の情報を得ることができますが、完全にウェブサイトのページ自体をコピーして作成し、それを自ら運営しているような場合、真の販売者を突き止めることは困難です。

実際にコピー商品を購入するというのも1つの手ですが、この場合も商品に記載されている製造元、販売元は、正規の製造・販売者になっていることが多く、これを手がかりに販売者を突き止めることは困難なのが実情です。

したがって、商標権等の侵害の場合には、まずは、いかにして侵害者を特定するのかということが重要なポイントとなります。

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いかなる権利主張が可能か?

商標権侵害

自社商品(「商品」としていますが「サービス」の場合もあります。)のコピー品や模造品が登場した場合、まずは、これらに付された「商標」につき、商標登録がなされているのかを確認する必要があります。後でご説明しますとおり、自社商品に付した商標について商標登録をしていなくても、これがとても有名な商標になっていれば、その商標を使用した者に対して、不正競争防止法違反(同法第2条第1項第1号ないし第2号)を問うことができますが、その商標が「有名(周知ないし著名)である」ということを証明することはなかなか容易ではありません。しかしながら、商標権を取得していれば、そのような煩雑なことなくして、侵害者に対して商標権侵害を問うことができます。

商標権を取得していたとしても、侵害者の商標の使用が、商標権者が保有する商標権の商品区分の範囲内のものであるかどうかについても確認しておく必要があります。完全なコピー品なら問題ないと思われますが、例えば、人気の出た化粧品に付された商標を、侵害者がTシャツなどに使用していたような場合、商標権者としては、「化粧品」の区分だけでなく、「衣類」の区分についても商標権を取得しているのかを確認しなければなりません。

不正競争防止法違反

もし、商標権を取得していなかったとしても、先に述べたとおり、不正競争防止法違反の主張をすることも考えられます。不正競争防止法では、他人の「周知」の商品表示や「著名」な商品表示を使用することを「不正競争行為」として禁じています。例えば、シャネルなどは、明らかに「著名」ですから、仮に「シャネル」について商標権が取得されていないても、この「シャネル」という商品表示(商標)を勝手に自社商品に使用すれば、不正競争防止法違反となります。

したがって、自社商品が非常に売れているなどの理由で、それに付された商品表示(商標)がとても有名になっているという事情があれば、不正競争防止法違反として、侵害者に警告を発することも一つの手といえます。

著作権侵害

また、ウェブサイトでの画像をそのまま流用されているような場合には、著作権侵害を主張することも考えられます。特に、ウェブサイトにおいて写真を用いていたりする場合には、その写真自体も著作物ですから、これを勝手に複製することは著作権侵害に該当します。

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類似品の場合

完全にコピー品の場合は問題ありませんが、模倣商品で、少しだけ自社の登録商標と相手方の使用している商標が異なる場合などには、登録商標と相手方の商標が類似するといえるかどうかを検討する必要があります。

商標権の効力は類似する商標にも及びますから、相手方の商標が登録商標に類似していると言えれば、相手方の商標の使用は自社商標権を侵害しているということができます。これは不正競争防止法も同じです。

商標が類似するかどうかは、「称呼」(呼び方)、「観念」(その商標から生じるイメージ)、「外観」から総合的に見て、需要者が両者を混同するかどうかを基準に判断することになります。例えば、栄養ドリンクで「がっちりパワー」という登録商標があった場合に、「ばっちりPOWER」という商標を栄養ドリンクに付したとしたら、「称呼」は頭の文字の「が」と「ば」が異なるだけで似ていますし、「観念」も「パワーが沸く」といった共通のイメージを持ちます。「外観」については、一方が「パワー」で他方が「POWER」となっていますが、全体的に見れば、やはり、需要者としては両者を混同すると言えると思います。

このようにして、同一でない商標については、類似するかどうかの判断をしておかなければなりません。

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侵害者への通知

これらの検討の結果、相手方の行為が自社の権利を侵害していそうだ(商標権侵害、著作権侵害、不正競争防止法違反)といえる場合に、次に相手方に対して、何を要求したいのかを考える必要があります。①相手方の行為を止めさせたいのか、②これと併せて権利侵害に対する損害賠償請求をしたいのか、③相手方の行為の差止めまでは望まず、ライセンス契約を結びたいのか、といったことが概ね考えられる要求だと言えます。

相手方に要求する内容が決まったら、今度は相手方に対して、その要求を通知します。例えば、上記①、②のように、相手方の行為の差止めと損害賠償を求めるのであれば、「貴社は当社の商標権を侵害しているので、貴社商標の使用の中止、貴社商標を付した商品の製造・販売の中止、及び、損害賠償として○○円を支払ってください」という内容の書面を送付します。

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侵害者からの回答とその後の対応

このような書面を送った場合の相手方の対応としては、①侵害を認めて話し合いによる解決を求める、②侵害を認めず、要求に応じない旨の回答をする、③無視する、のいずれかのパターンが多いと思われます。①の場合であれば、その後は話し合いで解決できることが多いでしょう。②や③の場合には、改めて書面を送る、もしくは電話をするなどして、相手方に交渉を促すことになりますが、それでも埒があかない場合には、いよいよ、法的手続を取ることになります(その他にも、日本知的財産仲裁センターによる「仲裁」などもあります)。

なお、商標権侵害などの場合の特徴として、コピー品などを販売している事業者は悪質な者も多く、そのような場合には、「書面が届かない」という事態にも多く遭遇します。このような場合には実害が少ないのであれば、そのまま放置せざるをえませんし、看過できないような損害が生じているのであれば、「警察への告訴」をして、警察による捜査を求めるということも考えなければいけません。もちろん、商標権侵害行為は犯罪ですから、侵害を発見した時点で「告訴」という選択を取ることもあり得ます。

法的手続としては、主に①商標権侵害(著作権侵害、不正競争防止法違反)訴訟を提起する、②まずは侵害行為の差止めを求めて仮処分の申立をする、③税関に対して輸入差止めの申立をするという方法があります。③の輸入差止めについては、商標のように侵害しているかどうかの判断がしやすいものについては早期に認められやすく、しかも、コピー品等は圧倒的に海外からの流入が多いことを考慮すると、実効性のある手段と言えます。他方で、①の訴訟などは、時間と費用を多く費やすことになりますので、実際にこれらの手続を取ることによってかかる費用と得られると考えられる利益とを衡量して、慎重に検討することが必要です。

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以上が、商標権者等の権利者としての商標紛争に対する対応の概略ということになります。商標紛争の場合、弁護士が代理をすることにより、円滑に交渉等が進むことが多いため、商標に詳しい弁護士にご相談することをお奨めします。

侵害者の場合

権利者からの通知

商標権等の侵害者(実際には、侵害者と疑われているだけですので、本来的には「被疑侵害者」というのが正解ですが、ここでは便宜上「侵害者」と記載しています。)については、多くの場合、ある日、商標権者等から「警告書」と言った書面が送付されてくることなどによって商標紛争への関わりがスタートします。

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どのような権利を侵害しているのか?

「警告書」のような書面が送られてくる場合、一般的には、その書面には、①正規品の製造・販売者(正規のサービス提供者)が保有している権利内容(商標権を保有していれば、商標番号)、②侵害者がその権利を侵害していること、③商標等の使用の中止を求めること、④製品の製造・販売等の中止を求めること、⑤損害賠償を求める前提として、これまでに販売した製品の数量や仕入れ先の開示を求めること等が記載されています。

このような書面を受け取った場合、まずは、相手方の主張している権利内容が何かを確認することが必要です。

つまり、相手方が「商標権侵害」を主張しているのであれば、具体的な登録商標の内容(商品の区分)、「著作権侵害」を主張しているのであれば、相手方の著作物の内容、「不正競争防止法違反」を主張しているのであれば、何が相手方の商品表示であって、それが実際に「有名」(「周知」または「著名」)なのか、ということを確認しなければなりません。

ヒットした商品の正規販売者などから、その商品の商標について商標権を保有していないにもかかわらず、後発の類似品販売者に対して、威嚇的な意味で警告を発せられることもありますので、まずは、相手方の主張がいかなる根拠に基づくものであるのかを十分に検討する必要があります。

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権利者の主張に対する対応

相手方の主張の内容は、上記のとおり、おおよそ「商標権侵害」、「不正競争防止法違反」、「著作権侵害」のいずれかであることが多いと考えらえます。以下にそれぞれの場合の対応の仕方についてご説明します。

商標権侵害の主張に対して

まずは、自らの使用している商標が、相手方の登録商標と類似するかどうかを検討します。類似かどうかは、上記「権利者の場合」で記載しましたとおり、両者の「称呼」、「観念」、「外観」を対比して、これらを総合的に見て、需要者が両者を混同するかどうかという基準で判断します。

自らの使用する商標が、相手方の登録商標と同一であるか類似であると考えられる場合であっても、直ちに商標権侵害となるわけではありません。例えば、その商標を相手方の登録商標が出願される前から使用していたりすれば、「先使用」として商標権侵害とならない可能性もあります(単に、先に使用していたからといって必ずしも先使用権を有するわけではありませんので、ご注意ください。)。

その他にも、商標法では商標権の効力が及ばない範囲が規定されており、それに該当すれば、商標権侵害とならないこともあります。したがって、自らの商標の使用態様等を確認して、本当に商標権侵害と言えるのかどうかということを検討する必要があります。

 

不正競争防止法違反の主張に対して

不正競争防止法違反として主張される主なものは、「相手方の周知(著名)の商品表示を不正に使用した」というものです。

この場合、まずは、相手方の商品表示が周知(著名)であるのか、ということを確認する必要があります。この「周知性(著名性)」については、権利主張をする相手方が示すべきものですので、警告書などの書面において、相手方がどの程度具体的に自らの商品表示が周知(著名)なものであることを記載しているのかを検討することになります。単に「周知性を有している」と記載されているだけであれば、その回答としては、ひとまず「周知であるとはいえない」旨を記載しておけば足りるでしょう。

 

著作権侵害の主張に対して

著作権侵害の主張がされるのは、主に相手方のウェブサイトや商品説明書をコピーや模倣した場合が多いと考えられます。このような場合には、具体的に何をコピーないし模倣して使用したのかを確認しなければなりません。

基本的に、写真や図などには著作物性が認められやすいので、これをコピーしてしまえば著作権侵害となる可能性が高いと考えられますが、商品の説明文章などは誰が書いても同じような文章になる性質のものですから、単に文章を模倣したような場合であれば、著作権侵害とならない可能性があります。

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権利者への回答

商標権者等からの警告書などの通知には、通常、「30日以内に返答せよ」など、回答期限が示されています。しかし、上記のように、侵害者の側では、具体的な権利の内容や、その権利を本当に侵害しているのか、といったことを検討する必要があり、商標権者等が求めるような期間で満足な回答をできることは少ないと思われます。そのような場合には焦って回答する必要はなく、「現在、検討しておりますので、○月末までに回答します」といった回答をしておけば十分です。

具体的な回答としては、①侵害を認め、話し合いによる解決を求める、②侵害を認めず、相手方の要求を拒絶する、③侵害は認めないけれども、紛争を望まないので話し合いで解決を求める、というのが主なものになると思われます。

①のように、侵害を認める場合であっても、ひとまずは「商標の使用と製品の製造・販売等はすでに中止したので水に流してほしい」という旨の回答だけにしておくことも考えられます。商標権者等としては、商標の使用と対象製品の販売がひとまず中止されれば一応の満足が得られますので、さらに損害賠償までは求められない可能性もあります。

②にように、相手方の主張を否定する場合には、当然、双方の主張が対立することになりますから、訴訟などにまで発展することがあります。もちろん、侵害者側としては、相手方の権利を侵害していないと思っているわけですから、訴訟を提起されても勝訴できるかもしれませんが、訴訟となれば、やはり、時間も費用もかかります。したがって、何ら権利を侵害していないと考える場合であっても、③のように、ひとまず話し合いを求め、法的手続に至る前の解決を図ることも考えたほうがよいでしょう。

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以上が、商標権等の侵害者の商標紛争に対する対応の概略ということになります。上記のように、例えば、商標権侵害の場合であれば、商標が類似するかどうか、どのような場合に商標権の効力が及ばないのか、といった専門的な要素が多いため、商標に詳しい弁護士にご相談することをお奨めします。

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ごあいさつ

(左)横井、(右)河野
資格

平成16年弁護士登録    (第一東京弁護士会)

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