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意匠に関する紛争への対応

意匠に関する紛争への対応

意匠(デザイン)に関する紛争の場合、一般的には意匠権を保有している「意匠権者」の立場と、意匠権を侵害してしまった「侵害者」の立場があります。

以下では、意匠権者が意匠権侵害を発見した場合にどうすべきか、侵害者が意匠権者から「意匠権侵害の警告書」を受け取るなどの通知を受けてしまった場合にどうすべきかについてご説明します。

意匠権者の場合

侵害者の発見

 お客様が意匠権を保有されている場合、通常は競業者などが自らの意匠権を侵害していないかをチェックされているかと思います。そのようなチェックをしている中で、「どう見ても、あの業者の販売している商品はうちの登録意匠とそっくりではないか」といった認識を抱くところから、意匠権者として意匠の紛争との関わり合いがスタートします。

デッドコピーの場合には意匠権がなくても

 他社の商品が完全に自社商品を模倣した、いわゆる、デッドコピーであれば、意匠権を保有していなくても、相手方の行為を形態模倣の不正競争行為として、不正競争防止法違反と主張することができる可能性があります。

この場合、自社商品をリリースしてから3年以内という時間的な制限がありますので、この点には注意する必要があります。

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登録意匠の範囲に入るのか?

 意匠権侵害が疑われる商品を発見した場合、まずは本当に対象となる商品が自社の登録意匠の範囲に含まれるのかを確認する必要があります。意匠権の対象となるのは意匠出願の願書に記載された図面や写真で示される意匠です。この意匠と相手方の商品とが同一または類似していれば、相手方の商品は登録意匠の範囲内のものであるといえます。

 いくら、現在販売している自社商品と相手方の商品が似ているとしても、意匠出願の願書に記載した図面や写真で示される意匠が相手方の商品と似ていないのであれば、相手方の商品は登録意匠の範囲に含まれず、意匠権侵害とはなりません。

 また、登録意匠と相手方商品が似ているかどうかを判断するに際しては、単に全体を比較して似ているかどうかを判断するというわけではなく、その意匠のうちでどの部分が需要者にとって注目される部分であるのかを特定したりしなければならず、一見、似ているように感じても、詳細に検討してみると、両者は似ていないと判断されることもありますから、注意が必要です。

 ここで、もし、自社の商品と相手方の商品の形態がそっくりであるならば、意匠権侵害のみならず、上述のとおり、形態模倣として不正競争防止法(第2条第1項第3号)違反の主張をすることも考えられます。特に自社商品が生活用品のようなもので人気のある商品である場合、あっという間にデッドコピーが出回りますから、そのようなときは、不正競争防止法違反の主張も視野に入れておくとよいでしょう。

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無効理由はないか?

 そして、もう1つ検討すべきことがあります。それは特許の場合と同様、自社の登録意匠に「無効理由」がないのかということです。特許庁において「意匠登録」というお墨付きを得たと言っても、それは完全なものではありません。のちに、特許庁に対して「無効審判」の申立がなされ、意匠が無効になってしまうことや、意匠権侵害訴訟の中で、裁判所が「意匠登録は無効であって権利行使できない」と判断することがあるのです。したがって、意匠権を行使する際には、可能であれば、無効理由の有無を検討しておいたほうがよいでしょう。具体的には、自社登録意匠の出願より以前に同様の意匠が存在していたのかどうか、ということを調査することになります。

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相手方への通知

 これらの検討の結果、どうやら、相手方の商品が自社の意匠権を侵害していそうで、無効理由もなさそうだといえる場合に、次に相手方に対して、何を要求したいのかを考える必要があります。①対象商品の製造や販売を止めさせたいのか、②これと併せて意匠権侵害に対する損害賠償請求をしたいのか、③製造や販売の中止までは望まず、ライセンス契約を結びたいのか、といったことが概ね考えられる要求だと言えます。

 相手方に要求する内容が決まったら、今度は相手方に対して、その要求を通知します。例えば、上記①、②のように、対象商品の製造・販売の差し止めと損害賠償を求めるのであれば、「貴社は当社の意匠権を侵害しているので、貴社商品の製造・販売の中止、及び、損害賠償として○○円を支払ってください」という内容の書面を送付します。

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相手方からの回答とその後の対応

 このような書面を送った場合の相手方の対応としては、①侵害を認めて話し合いによる解決を求める、②侵害を認めず、要求に応じない旨の回答をする、③無視する、のいずれかのパターンが多いと思われます。①の場合であれば、その後は話し合いで解決できることが多いでしょう。②や③の場合には、改めて書面を送る、もしくは電話をするなどして、相手方に交渉を促すことになりますが、それでも埒があかない場合には、いよいよ、法的手続を取ることになります(その他にも、日本知的財産仲裁センターによる「仲裁」などもあります)。

なお、商標権侵害の場合と同様、コピー品などを販売している事業者には悪質な者も多く、そのような場合には、「書面が届かない」という事態にも多く遭遇します。このような場合には実害が少ないのであれば、そのまま放置せざるをえませんし、看過できないような損害が生じているのであれば、「警察への告訴」をして、警察による捜査を求めるということも考えなければいけません。もちろん、意匠権侵害行為や形態模倣の不正競争行為は犯罪ですから、侵害を発見した時点で「告訴」という選択を取ることもあり得ます。

法的手続としては、主に①意匠権侵害訴訟を提起する、②まずは侵害行為の差し止めを求めて仮処分の申立をする、という方法があります。ただし、これらの法的手続を取る場合には、時間と費用を多く費やすことになりますので、実際にこれらの手続を取ることによってかかる費用と得られると考えられる利益とを衡量して、慎重に検討することが必要です。

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以上が、意匠権者としての意匠紛争に対する対応の概略ということになります。意匠紛争の場合、上記のように、相手方の商品が登録意匠の範囲に入るのか、意匠登録に無効理由はないのか、といった専門的な要素が多いため、意匠に詳しい弁護士にご相談することをお奨めします。

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意匠権侵害者とされてしまった場合

意匠権者からの通知

意匠権の侵害者(実際には、侵害者と疑われているだけですので、本来的には「被疑侵害者」というのが正解ですが、ここでは便宜上「侵害者」と記載しています。)については、多くの場合、ある日いきなり、意匠権者から「警告書」といった書面が送付されてくることによって意匠紛争への関わりがスタートします。

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本当に侵害しているのか?

「警告書」のような書面が送られてくる場合、一般的には、その書面には、①意匠登録番号、②登録意匠の説明、③侵害者商品が登録意匠の範囲に含まれること、④したがって意匠権侵害であるから、商品の製造・販売等の中止を求めること、⑤損害賠償を求める前提として、これまでに販売した商品の数量や仕入れ先の開示を求めること等が記載されています。

ここで、一見、自社の商品と登録意匠が似ているからといって、直ちに相手方の要求に応じる必要はありません。まずは、記載されている意匠登録番号から意匠公報を入手し、登録意匠の内容を詳細に検討する必要があります。意匠権は意匠登録出願の願書に記載された図面や写真に示される意匠のみがその権利範囲です。

仮に、自社の商品のデザインと意匠権者の商品のデザインが似ていると思われる場合であったとしても、登録意匠の内容が、意匠権者の商品のデザインをそのまま反映しているとは限りません。商品のデザインは割と頻繁に変更されますので、意匠権者の商品のデザイン(意匠)と登録意匠とが同じではないこともよく起こります。したがって、まずは、登録意匠の範囲がどの程度のものであるのかを十分に検討する必要があります。

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無効理由はないのか?

登録意匠の範囲に自社の商品が含まれるかどうかを検討した結果、やはり登録意匠の範囲に含まれそうだという結論に達した場合には、併せて、意匠登録に無効理由がないかどうかについても検討することになります。

「意匠権者」の場合において記載したとおり、特許庁で「意匠登録」された意匠といえども、のちに、特許庁に対する「無効審判」によって意匠登録が無効になることや、意匠権侵害訴訟の中で、裁判所が「意匠登録は無効であって権利行使できない」と判断することがあるのです。

したがって、どうしても、意匠権侵害と言われている商品の製造販売を中止できない、またはデザインの変更も不可能であるというような事情がある場合には、意匠登録を無効にできるような先行意匠を探し出すという作業を行う必要があります。

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侵害行為の回避はできないか?

自社の商品のデザインと登録意匠を対比した結果、やはり、自社商品が登録意匠の範囲内に入ってしまうと考えらえる場合には、上記のように、問題となっている意匠登録を「無効」にすべく、特許庁に対して無効審判を申し立てるという方法もありますが、自社商品のデザインを変更して、登録意匠の範囲に入らないようにしてしまうという方法もあります。

意匠の場合、デザイン変更により、比較的容易に登録意匠の範囲から外すことができますので、検討する価値はあると考えられます。

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意匠権者への回答

意匠権者からの警告書などの通知には、通常、「30日以内に返答せよ」など、回答期限が示されています。しかし、上記のように、侵害者の側では、本当に侵害しているのか?、意匠登録に無効理由はないのか?といったことを検討する必要があり、意匠権者が求めるような期間で満足な回答をできることは少ないと思われます。そのような場合には焦って回答する必要はなく、「現在、検討しておりますので、○月末までに回答します」といった回答をしておけば十分です。

具体的な回答としては、①侵害を認め、話し合いによる解決を求める、②侵害を認めず(意匠登録に無効理由があるとして)、特許権者の要求を拒絶する、③侵害は認めないけれども、紛争を望まないので話し合いで解決を求める、というのが主なものになると思われます。

①のように、侵害を認める場合であっても、ひとまずは「対象商品の製造・販売等はすでに中止したので水に流してほしい」という旨の回答だけにしておくことも考えられます。意匠権者としては、侵害品の販売がひとまず中止されれば、一応の満足が得られますので、さらに損害賠償までは求められない可能性もあります。

②にように、意匠権者の主張を否定する場合には、当然、双方の主張が対立することになりますから、訴訟などにまで発展することがあります。もちろん、侵害者側としては、意匠権侵害ではない(意匠登録に無効理由がある)と思っているわけですから、訴訟を提起されても勝訴できるかもしれませんが、訴訟となれば、やはり、時間も費用もかかります。したがって、意匠権侵害でないと考えるときであっても、③のように、ひとまず話し合いを求め、法的手続に至る前の解決を図るほうががよい場合もあるでしょう。

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以上が、意匠権侵害者の意匠紛争に対する対応の概略ということになります。意匠権者の場合と同様、上記のように、自社商品が登録意匠の範囲に入るのか、意匠登録に無効理由はないのか、といった専門的な要素が多いため、意匠に詳しい弁護士にご相談することをお奨めします。

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ごあいさつ

(左)横井、(右)河野
資格

平成16年弁護士登録    (第一東京弁護士会)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。